선사용권 인정 여부가 문제된 사례(제22부) 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결
【사 건 명】 선사용권존재 확인의 소【참조조문】 상표법 제99조 제1항【판시사항】상표법 제99조 제1항은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하기 위해 사용주의적 요소를 가미함으로써 진정한 상표 사용자의 이익을 보호하기 위한 규정으로서, 이와 같은 규정 취지와 그 문언의 내용 등에 비추어 볼 때 위 규정에 따라 사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록 출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 이러한 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 의미한다고 보 릴게임무료 는 것이 타당하다(식물신품종보호법에 관한 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결 취지 참조).
또한 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지와 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 통해 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요 사아다쿨 가 없다는 점을 고려하면, 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일, 유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

【사안의 개요】




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피고는 배우자와 함께 다목 릴게임추천 적 오거나이저(organizer) 가방의 일종인 이너백(수납ㆍ모양 유지 등을 위하여 가방 안에 넣어 탈ㆍ부착할 수 있도록 만든 소형 가방)을 제조하여 판매하는 개인 사업을 영위하면서 'samorga', 'SAMORGA'와 같은 표장을 사용하였다. 피고는 2014. 9. 26. '사진1' 표장(이하 '제1 등록상표')에 관하여 상표등록출원을 하여 2015. 게임릴사이트 8. 7. 설정등록을 받았다.
피고는 2015. 12. 2. 원고를 설립하여 대표이사로 취임하였으며, 원고는 피고의 기존 사업을 이어받아 이너백 제품을 제조, 판매하는 사업을 계속하면서 '사몰가', 'samorga'(위 각 표장을 '원고 사용표장'이라 한다)을 사용하였다.
피고는 2020. 1. 16. '사진2', '사진3' 표장(이하 '제2, 3 등록상표')에 관하여 상표등록출원을 하여 2020. 12. 3. 설정등록을 받았다.
피고가 2023. 10. 23. 원고로부터 해임되자 2024. 2. 26. 원고에게 제1 등록상표와 동일, 유사한 상표의 사용을 중단할 것을 요구하였고, 이에 원고는 '상표법 제99조 제1항에 따라 원고 사용표장을 제2, 3 등록상표와의 관계에서 원고의 상품에 사용할 권리를 가지므로, 원고 사용표장이 제2, 3 등록상표에 관한 피고의 상표권을 침해하지 않는다.'고 주장하면서, 원고 사용표장의 피고의 제2, 3 등록상표에 관한 상표권 비침해 확인을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
【판결요지】피고는 원고를 설립하기 전부터 배우자와 함께 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매 관련 사업을 영위하면서 'samorga' 및 제1 등록상표 '사진1'를 사용하고 제1 등록상표에 관하여 상표등록을 받아 이를 보유하고 있었다.
피고는 원고를 설립한 후 원고의 대표이사로 취임하였고, 원고의 대표이사의 지위에서 원고가 제1 등록상표와 유사한 원고 사용표장을 이용하여 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매를 하는 것을 허락하였다.
따라서 원고가 원고 사용표장을 사용하는 것은 원고의 설립자이자 당시 원고의 대표이사였던 피고의 사용 허락에 터잡은 것으로 애초에 피고가 허락하지 않았다면 원고는 적법하게 이를 사용할 수 없었을 것이다.
① 원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아니고, ② 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여는 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있었다고 볼 수 없으며, ③ 원고가 원고 사용표장을 사용하기 시작할 무렵부터 피고가 제2, 3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속하여 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로, 위 기간 동안 피고는 원고와의 관계에 있어서 '타인'에 해당한다고도 할 수 없으므로, 원고는 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다.
【판결의 의의】원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아닌 점, 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 지위에 있지 않은 점, 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로 '타인'에 해당하지도 않은 점을 이유로 원고가 피고의 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다고 본 사안
발가락 지압 교정기 디자인 침해 사건(제21부) 2025. 11. 27. 선고 2025재나10010 판결 (확정)
【권리내용】 [디자인권] 발가락 지압 교정구(제30-0785961호), 발가락 교정기(제30-0885468호)【사 건 명】 디자인권 침해금지 등【참조조문】 민사소송법 제451조 제1항 제8호, 디자인보호법 제121조 제3항【참조판례】 대법원 1996. 5. 31. 선고 94다20570 판결, 대법원 2005. 6. 24. 선고 2003다55936 판결
【판시사항】침해되었다고 주장하는 디자인권이 다수이고, 관련 형사 판결에서 그중 일부 디자인에 대하여 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정되었으며, 이후 그 디자인에 대하여 무효심결이 확정되어 재심판결이 선고 및 확정된 사안에서, 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 관련 형사 판결이 제출되었는지 여부, 침해되었다고 주장하는 다른 디자인권이 무효인지 여부, 조정을 갈음하는 결정의 내용 및 관련 형사 재심판결의 내용을 종합하여 관련 형사 판결의 내용이 조정을 갈음하는 결정의 사실인정의 자료가 되었고, 나아가 그 판결의 변경이 조정을 갈음하는 결정의 사실인정과 판단에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봄이 타당하다고 보아 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 판단한 사례
등록을 무효로 한다는 각 심결이 확정되어 각 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 전용실시권 및 디자인권 침해를 원인으로 한 원고의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다고 판단한 사례
【사안의 개요】발가락 지압 교정구(이하 '제1 등록디자인'이라 한다)의 전용실시권자이고, 발가락 교정기(이하 '제2 등록디자인'이라 한다)의 디자인권자 중 하나이다.
피고가 원고의 제2 등록디자인 및 원고가 전용실시권을 가지고 있는 등록실용신안과 동일한 발가락 교정기 700개를 위탁생산한 다음 판매하여 원고의 디자인권과 전용실시권을 침해하였다.'는 공소사실로 청구된 약식명령에 대한 정식재판에서 수원지방법원은 2018. 2. 8. 피고에게 유죄 판결을 선고하였고(수원지방법원 2017고정3057), 피고가 항소하였으나 수원지방법원은 2019. 6. 14. 항소를 기각하였다(수원지방법원 2018노1443). 위 항소심 판결에 대하여 피고가 상고하였고, 대법원은 2020. 7. 23. 디자인보호법위반죄 부분에 대한 상고는 이유 없으나, 실용신안법위반죄 부분에 대한 항소심의 판단에는 법리오해의 위법이 있고, 위 두 죄가 상상적 경합범의 관계에 있다는 이유로 항소심 판결을 파기환송하였다(대법원 2019도9547). 위 사건을 환송받은 수원지방법원은 2021. 12. 1. 디자인보호법위반죄에 대하여만 유죄판결을 선고하였다(수원지방법원 2020노3854, 이하 '관련 형사 판결'이라 한다). 이에 대하여 피고가 상고하였으나, 대법원은 2022. 2. 11. 상고를 기각하였고(대법원 2021도17157), 관련 형사 판결은 확정되었다.
1심법원은 2021. 6. 25. 원고의 청구를 전부 인용하는 제1심판결을 선고하였고, 피고는 위 판결에 대하여 항소하였다.
2022. 11. 29. 제1 등록디자인에 대한 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 2023. 1. 19. 확정되었다.
재심 전 사건에서 2023. 3. 20. 원고, 피고 및 조정참가인 사이에 조정을 갈음하는 결정(이하 '이 사건 조정을 갈음하는 결정'이라 한다)을 하였고, 조정을 갈음하는 결정조서(준재심대상조서)는 2023. 4. 12. 확정되었다.
2024. 2. 26. 제2 등록디자인에 대한 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 위 심결은 2024. 4. 23. 확정되었다.
2024. 9. 12. 수원지방법원에 관련 형사 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 수원지방법원은 2024. 9. 27. 재심개시결정을 하였고, 2025. 8. 18. 원심판결을 파기하고 무죄판결을 선고하였다(이하 '관련 형사 재심판결'이라 한다). 관련 형사 재심판결은 2024. 8. 26. 확정되었다.
원고만을 대상으로 이 법원에 이 사건 준재심의 소를 제기하였다.
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 6. 25. 선고 2019가합564832 판결피고는 제1 등록디자인에 대한 전용실시권 침해로 인한 금지 및 폐기, 손해배상의 의무를 부담한다고 판단하였고, 이에 피고가 항소하였다.【준재심대상조서】 특허법원 2021나1572 사건의 2023. 3. 20. 자 조정을 갈음하는 결정조서
피고는 제1심판결과 같은 금지·폐기 의무 및 원고 및 조정참가인에게 각 25,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 부담하고, 원고는 나머지 청구를 포기하며, 조정참가인은 이 사건 등록디자인들에 관하여 조정을 갈음하는 결정 확정일까지의 침해를 원인으로 하여 피고에 대하여 민?형사상 이의를 일절 제기하지 않기로 한다는 내용의 조정을 갈음하는 결정조서가 2023. 4. 12. 확정되었다.
【판결요지】 준재심대상조서 중 원고와 피고 사이에 관한 부분 취소, 제1심판결 취소, 원고 청구 전부기각
1. 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있는지 여부
준재심대상조서에는 조정을 갈음하는 결정의 이유가 기재되어 있지 않으나, 아래의 사실 내지 사정을 종합하면, 관련 형사 판결의 내용은 이 사건 조정을 갈음하는 결정의 사실인정의 자료가 되었고, 나아가 그 판결의 변경이 이 사건 조정을 갈음하는 결정의 사실인정과 판단에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봄이 타당하므로, 준재심대상조서에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다.
가. 재심 전 사건에서 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 있었고, 피고가 심결문을 증거로 제출함에 따라 변론이 재개되었다. 피고는 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 확정된 사실 및 제2 등록디자인에 대하여 무효심판을 제기한 사실을 법원에 제출하였다.
나. 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 관련 형사 판결이 증거로 제출되지는 않았으나, 제1심 절차에서 수원지방법원 2017고정3057 판결, 수원지방법원 2018노1443 판결, 대법원 2019도9547 판결이 모두 증거로 제출되었다. 제1심판결에는 대법원이 수원지방법원 2018노1443 판결을 파기환송하면서도 디자인보호법위반 부분에 대한 상고는 이유 없다고 유죄 취지로 판단한 점이 기재되어 있다.
다. 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전 이미 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 확정되어 있었던 점, 이 사건 조정을 갈음하는 결정에서 피고가 원고와 조정참가인에게 같은 액수의 돈을 지급하도록 정한 점(제2 등록디자인의 디자인권자는 원고와 조정참가인이다) 등을 고려할 때, 법원이 이 사건 조정을 갈음하는 결정을 할 때 제2 등록디자인의 디자인권에 대한 피고의 침해행위가 인정됨을 전제하였던 것으로 봄이 타당하고, 관련 형사 판결에서 제2 등록디자인에 대한 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정된 점이 위와 같은 판단의 자료가 되었다고 볼 수 있다.
라. 이후 제2 등록디자인에 대하여 무효심결이 확정된 사실, 피고의 디자인보호법위반의 점에 대한 무죄 취지의 관련 형사 재심판결이 선고 및 확정된 사실은 앞서 본 바와 같다. 관련 형사 재심판결의 내용은 '제2 등록디자인에 관하여 그 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 이상 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 피고가 원고의 제2 등록디자인과 유사한 디자인의 발가락 교정기를 생산하여 판매하였다고 하더라도 그와 같은 행위가 원고의 디자인권을 침해하였다고 볼 수 없다.'는 것이므로, 위와 같이 관련 형사 판결이 변경된 것은 이 사건 조정을 갈음하는 결정에 영향을 미칠 가능성이 있다.
2. 디자인권 침해 여부
디자인보호법 제121조 제3항 본문은 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 제1, 2 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 각 심결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 각 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 된다. 따라서 제1 등록디자인에 관한 전용실시권, 제2 등록디자인에 관한 디자인권 침해를 원인으로 한 원고의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.
【판결의 의의】원고가 침해되었다고 주장하는 디자인권이 다수이고, 관련 형사 판결에서 그중 일부 디자인에 대하여 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정되었으며, 이후 그 디자인에 대하여 무효심결이 확정되어 재심판결이 선고 및 확정된 사안에서, 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있는지 여부에 대해 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 확정된 관련 형사 판결이 제출되었는지 여부, 관련 형사 판결에서 유죄로 인정된 디자인권 침해 외에 주장된 다른 디자인권이 무효인지 여부, 조정을 갈음하는 결정의 내용 및 관련 형사 재심판결의 내용을 종합하여 재심사유가 있다고 판단한 사안